ハンティング・タイタンは、ダイナ・エナジェティック社の石油掘削時に使用する穿孔銃に関する特許に対し、当事者間審査（IPR）を申し立てました。これに対し、IPRで認められているように、ダイナエナジェティック社は、異議を唱え、「代替」クレーム案を提出するオプションを行使しました。米国特許審判委員会（PTAB）は、Hunting TitanがDynaEnergeticの特許の全クレームがSchachererの先行技術文献によって予見されるものとして無効であることを証明したとし、Hunting Titanに大勝利をもたらしました。また、代替クレームは、元のクレームを無効とするために使用されたのと同じSchacherer文献によって予見されるとした。

ダイナ・エナジェティックは、ハンティング・タイタンが当該文献に基づく代替クレームの先取性を主張していないと主張し、不服を申し立てた。その代わりに、Hunting Titan社は、「Schachererを含む複数の先行技術文献を引用し、これらの文献のそれぞれが、提案された代替請求項のすべての請求項の限定を開示または教示していると主張し」、代替請求項が自明であると主張したのであった。その上で、ダイナ・エナジェティック社は、USPTOに対して、「当事者間審査において、どのような状況下で、どのようなタイミングで、審査会が、申立人が補正申立において代替クレーム案に対して十分な説明を行わなかった、又は不十分であるという特許不実施要件を提起できるのか」についての「先行意見パネル」（POP）を招集させるよう働きかけた。

POPは、DyanEnergetic社に有利な判決を下し、PTABによる代替クレームに関する決定を取り消した。「より良いアプローチは、ほとんどの場合、敵対的制度が生み出すインセンティブに依拠し、申立人が通常、提案された代替クレームが特許不能である理由を提示するインセンティブを有すると予想すること」、一方でPTABが特許不能理由を粛々と提起できる可能性は残しているが「ごく稀に」であるとした。POPは、Hunting Titan社がSchacherer社に基づく先行性の根拠を提示せず、稀な状況も存在しないと判断し、自明性の提示が不足しているとした上で、代替クレームの発行を許可した。

連邦巡回控訴裁 USPTOの措置を肯定.一見矛盾した説明の中で、CAFCは、"Board had an obligation to sua sponte identify patentability issues for a proposed substitute claim based on the prior art of record" に同意しない一方、その決定は狭いもので、"Board has an independent obligation to determine patentability of proposed substitute claims" （代替請求案の特許性を判断する独立した義務を理事会が負っているかどうかは決定しない）と述べている。決定された問題、すなわち、「Boardが特許性の問題をsua sponteで提起すべき状況を限定できるかどうか」は、「限定」できる「独立した義務」を前提に含んでいると思われる。さらに、CAFCは、Hunting Titanが、POPが、いつ取締役会が特許性の問題を提起するのが適切であるかの基準をどのように適用したかについての異議を保存しなかったと指摘した。

この判決の実質的な効果は、知的財産権における申立人は、PTABが自発的に理由を挙げてくれることを期待するのではなく、代替クレームを拒絶するためのすべての理由を挙げるべきであるということである。しかし、特に判示の狭さを考慮すると、この法律分野ではもっと動きがあるかもしれない。