2021年12月19日、テキサス州西部地区のオルブライト判事は、米国特許第8,645,300号（以下、「300号特許」）は35 U.S.C. §101に基づき無効であると判断しました。 Albright判事の判決は、USC IP Partnership, L.P. v. Facebook, Inc., Case No.6:20-CV-00555-ADA (W.D.Tex. Dec. 19, 2021)におけるAlbright判事の判決を以下に要約します。 Albright判事が§101に基づいて特許を無効としたのはこれが初めてのようです。
Facebook社は、略式判決の申し立てにおいて、'300特許の代表クレーム1が§101に基づいて無効であると主張しました。 300特許は、ウェブサイト訪問者のナビゲーションの目的地を予測する方法に関するものです。 300特許によると、「ウェブサイトの成功には、ウェブサイトへの訪問者が、訪問者の意図に対応する情報を含む、または機能を実行するウェブサイト内のページを容易に識別し、そこにナビゲートできることが重要である」としています。 300特許、col.1, lines 11-17. したがって、'300特許は、「訪問者の意図を決定し、訪問者の意図を使用するための改良されたシステムおよび方法」の必要性を認識しています。 訪問者の意図を判断し、訪問者のウェブページを予測して提案するための改良されたシステムおよび方法」の必要性を認識しています。Id.at col 1, line 18-20.
300特許の請求項1は以下の通りです。
1.ウェブページへの訪問者の意図を予測する方法であって、以下を含む。
[a) ウェブページを表示しているウェブブラウザから少なくとも1つの入力パラメータをインテントエンジンに受信する。
[b］インテントエンジンで、少なくとも1つの入力パラメータを処理して、少なくとも1つの推論された意図を決定する。
[c］少なくとも1つの推論されたインテントをウェブブラウザに提供して、少なくとも1つの推論されたインテントをウェブページに表示させること。
[d) 訪問者の意思を確認するためのプロンプト。
[e] 確定したインテントをインテントエンジンに受信すること。
[f］インテントエンジンで確認された意図を処理して、確認された意図と一致する少なくとも1つの推奨ウェブページを決定し、少なくとも1つの推奨ウェブページは、定義された名前空間内の複数のウェブページの中から選択される。
[g] ウェブブラウザ内のウェブページに、少なくとも1つの推奨ウェブページへの少なくとも1つのリンクを表示させる。
[訪問者が推測した意図に沿ってウェブページをランク付けするよう促す。
[i] ウェブブラウザからランクを受信するステップと
[j] ウェブページの識別情報、推測された意図、および受信したランクを含むデータポイントを保存すること。
Albright判事は、請求項1に2ステップ、Alice分析を適用しました。 Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208 (2014).によると、ステップ1では、クレームが抽象的なアイデアのような特許性のない主題を包含しているかどうかを問う。 答えがイエスであれば、ステップ2では、クレームを特許可能にする、よく理解された、ルーチン、または従来の活動を超えるクレームの制限があるかどうかを問います。
ステップ1について、Facebookは、請求項1が「指定されたコンテンツの情報を収集・分析し、その結果を表示する」という抽象的なアイデアに向けられたものであると主張しました。 Facebook社によると、'300特許の請求項1は、Elec.Power Grp.LLC v. Alstom S.A., 830 F.3d 1350, 1354 (Fed.Cir. 2016)(「指定されたコンテンツの情報を収集・分析し、その結果を表示するプロセス」をカバーするクレームは、§101で無効である)とされています。 これに対し、原告・パテントホルダーであるUSC IPは、請求項1がDDR Holdings v. Hotels.com, 773 F.3d 1245, 1257 (Fed. Cir. 2014)事件の主張する請求項と類似していると主張しました。 DDR事件では、連邦巡回控訴裁は、DDRの特許クレームは、「コンピュータネットワークの領域で具体的に生じる問題を克服するために、コンピュータ技術に必然的に根ざした解決策」に関するものであるため、101条に基づいて無効ではないとした。 Id.
ステップ1では、Albright裁判官は、請求項1が抽象的なアイデアをカバーしていると判断し、「ユーザーの意図に合致する情報を見つけることは、コンピュータが登場するずっと前から存在する長年の問題であり、インターネットに特有のものではない」と理由を述べました。 主張する請求項は、インターネット特有の問題をインターネット特有の解決策で解決するものではない。 Slip.op. at 10. さらにAlbright裁判官は、請求項1が「請求項の発明がどのようにしてコンピュータやインターネットの機能を向上させるかを説明していない高レベルの機能語」を記載していると説明している。 言い換えれば、請求項1は、結果を達成するために必要なステップを記述することなく、結果をカバーしている。 同意する。
次に、USC IPは、ステップ2について、300特許の請求項1が「当業界で従来から知られている、よく理解された、日常的な、従来の活動の実行以上のもの」を含むかどうかについて、真正な事実の問題があると主張しました。 これとは別に、USC IPは次のように主張しました。
1. 「ユーザーの訪問の意図を推測するために、ウェブユーザーの行動を分析すること」。
2.「推論に基づいて、ユーザーに提示するウェブページを決定するために、その情報を使用する」、および
3.「ユーザーが推論を確認して、表示されているウェブページを調整できるようにすること」。
は、300特許が出願された時点では、十分に理解されていない、日常的または従来の活動ではなく、発明的なものでした。 したがって、USC IPによれば、請求項1には抽象的なアイデアが含まれているものの、これらの非従来型でよく知られていない制限により、請求項1は特許性があるとしています。
Albright判事は、重要な事実について真の問題はなく、クレーム1は抽象的なアイデアそのもの以上のものを含んでいないと判断し、両問題についてUSP IP社に不利な判決を下しました。 Albright裁判官によれば、「明細書に照らし合わせて理解される請求項のいかなる内容も、所望の情報を収集し、送信し、提示するための既製の従来のコンピュータ、ネットワーク、およびディスプレイ技術以外のものを要求していない」という。 Slip op. at 12（Elect. Power, 830 F.3d at 1355を引用）。 Albright判事はさらに、「主張されたクレームは、2011年に300特許が出願されるずっと前から先行技術として知られていた、一般的でよく知られた『ウェブページ』、『ウェブブラウザ』、『データベース』を記載している」と説明しています。
要約すると、Albright裁判官は、クレーム1は「指定された内容の情報を収集・分析し、その結果を表示する」という抽象的なアイデアをカバーしているとし、さらに、クレーム1には、特許適格クレームに変換するための追加の発明的要素が記載されていないとした。
もちろん、これがAlbright判事の新しい傾向の始まりなのか、それとも例外なのかを判断するのは早計です。 Albright判事の前では、無効性略式判決の申し立ては勝ちにくい。 例えば、2021年、Albright判事は、検討した無効性略式判決申立ての29%しか認めませんでした。
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