制定当時、Inter PartesReview（IPR）手続の目的は、「訴訟に代わる迅速かつ費用対効果の高い選択肢を提供する」ことでした。H.R. REP.NO.112-98, pt. 1, at 48 (2011).実際には、IPRが「代替手段」になるのは、特許が消滅したときだけである。特許がIPRの異議申立を免れた場合、被告が地裁でその特許の有効性に異議を唱え続けることはほぼ確実である。

そのために、被告は、IPRの根拠の一部として含まれていない先行技術文献を見つけるために、「焦土作戦」を選択することができる。連邦巡回控訴裁判所 が、その戦略を承認しました。と同時に、禁反言を行使するために、特許権者に、被告が何をすることができたかを示す責任を課しています。

IPR法では、「申立人が当事者間審査中に提起した、または合理的に提起できたであろうあらゆる理由」を連邦地裁で検討することを禁じているが、CAFCは、特許権者は、被告がIPR中に「合理的に提起できた」ことを証明しなければならないと判示した。特許権者は、「真面目に検索を行う熟練した検索者が、新しい根拠を発見することが合理的に期待できた」ことを証明することによって、これを行うことができる。

このように、CAFCの決定は、特許挑戦者の負担を軽減し、特許権者の負担を軽減するものである。IPRの申請時に、特許挑戦者は、先行技術文献を見つけるために「焦土化」した努力をする必要はない。CAFCの決定は、IPRの出願前に特許挑戦者が文献を探す「合理的」な努力をしたに過ぎないと推定している。そして、IPRで敗訴した後、CAFCは、被告が文献を探すために「徹底的な」努力をしたものと推定している。特許挑戦者が行ったことに関する知識が特許挑戦者のみにあるとしても、特許権者は、特許挑戦者が実際に行ったことが合理的であったことを証明する義務を負っている。

特に、IPR出願時に文献を探すために実際に何が行われたかを知らなければ、これは不可能な負担と思われる。地裁での異議申立に至る過程で、多くの「真摯に検索を行う熟練した検索者」が文献を特定できたはずである。例えば、特許権者はプレファイリング検索を行ったかもしれない。また、特許審査官は、おそらく合理的な検索を行ったと思われる。そして、特許挑戦者は、IPRを提出する前に何らかの調査を行った。

このケースでも、特許挑戦者が、そのプレファイリング行為が合理的であることを示すために、調査に関する証拠を提出したところ、特許権者は、別のIPRを提出する際に、依拠しようとする文献を発見した別の特許挑戦者の証拠を提出しました。これらの文献は、それぞれ特許文書であり、無名の雑誌の記載事項ではありません。別のIPRが実際に何を行い、何を発見したかというこの証拠を避けるために、CAFCは論理を逆転させ、被告のIPRで行われた調査は合理的な注意を払って行われたが、別のIPR提出者はその調査において「特別な手段」を講じたと推定したのであった。したがって、CAFCは、特許権者が他のIPR出願人の行ったことを調査し、他のIPR出願人の行ったことが「合理的」な勤勉さに過ぎず、特別な手段を伴うものではなかったことを示すことを引き続き要求した。

このことは、「熟練した検索者が真摯に検索を行えば、合理的に発見できると予想される」という客観的基準の使用が、いかに特許挑戦者やその他の現実を無視し得るかを浮き彫りにしている。重要な製品を販売する能力が特許の無効化にかかっている特許挑戦者は、先行技術文献を見つけるために「焦土化」したアプローチを取ることが合理的に予想されるのである。連邦巡回控訴裁のテストでは、特許挑戦者が後に使用する文献を発見し、IPRに含めないことを選択したとしても、特許挑戦者がIPR提出前に実際に知っていた文献は、特許権者が「熟練検索者」の基準を満たさない限り、使用することができます。また、審査中に特許庁に関連文献を開示する義務がある特許権者とは異なり、特許挑戦者は、IPR中に、IPR根拠の一部として提示しなかった文献を検索して開示する義務がない。

本決定が連邦巡回控訴裁判所で一括審理されるかどうかは興味深いところである。いずれにせよ、連邦巡回控訴裁が厳格で明瞭な規則を作ろうとした場合、最高裁は関心を示してきた。例えば、Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 579 U.S. 93 (2016)を参照のこと。