は 連邦巡回控訴裁判所は、改めては、当事者が米国特許商標庁（USPTO）に対して当事者間レビュー（IPR）を申請することを禁止する契約を締結することができるとした。

日本新薬とSarepta Therapeutics社（以下、Sarepta社）は、デュシェンヌ型筋ジストロフィーの治療法に関するビジネス関係を検討する際に、相互秘密保持契約（以下、MCA）を締結しました。MCAには、話し合いの間、お互いに対する訴訟を禁止する誓約条項（以下、誓約条項）と、フォーラム選択条項が含まれており、以下のように記載されていました。

「両当事者は、契約期間終了後2年以内に提起された、特許侵害または特許無効に関連する米国法に基づくすべての潜在的な訴訟は、デラウェア州の米国地方裁判所に提起されること、および両当事者がデラウェア州における対人管轄権または裁判地に異議を唱えないこと、および両当事者がフォーラム・ノン・コンビニエンスを理由に潜在的な訴訟の移送を求めないことに同意します。"

訴外契約が終了した同じ日に、サレッタ社は日本新薬の特許に対して7件のIPRをUSPTOに申請しました。その後、日本新薬は、デラウェア州でサレプタ社に対して特許侵害訴訟を提起し、仮差止を求めました。連邦巡回控訴裁判事に指名されたStark判事は、MCAの他の条項がフォーラム選択条項と矛盾しており、曖昧であると考えた。したがって、同判事は仮差止命令を却下しました。

連邦巡回控訴裁は、この判決を覆し、仮差止命令を下した。連邦巡回控訴裁は、フォーラム選択条項の明白な言葉が支配的であると考えた。USPTOでの異議申し立てを明確に呼びかける、訴えない誓約書の条項については問題としなかった。 この条項は、「明確にするために、この訴訟を起こさないという誓約には、特許侵害訴訟、宣言的判断訴訟、米国特許商標庁または日本特許庁における特許の有効性に対する異議申し立て、および米国特許商標庁における再審査手続きが含まれるが、これらに限定されるものではない」と述べている。連邦巡回控訴裁判所は、訴訟を提起しないという誓約が全ての訴訟を禁止していると推論し、明確化は、これらの禁止された訴訟にはUSPTOの訴訟も含まれると説明した。しかし、この誓約が失効すると、訴訟を起こすことができるが、フォーラム選択条項に従い、デラウェア州の地区に限られる。また、連邦巡回控訴裁は、フォーラム選択条項が地方裁判所での訴訟にのみ適用される活動に言及していることは、デラウェア州での訴訟がどのように進行するかを規定するものであり、問題ないと考えた。

今回の判決で得をしたのは日本新薬だけではありません。今回のIPR停止決定は、USPTOがIPRを開始する7つの決定を下した後に下されたものであるため、サレプタ社が支払った25万ドル以上の政府納付金は、USPTOがIPRのメリットに関する最終的な書面による決定を下す義務を負うことなく失われることになります。USPTOは、最終決定書の期限前に和解が成立した場合など、申立人のいないIPRを継続する裁量権を持っていますが、IPRが申請されるべきではなかった場合にUSPTOがその裁量権を行使するとは思えません。