2021年11月4日に 米連邦巡回控訴裁判所が逆転35 U.S.C. § 103に基づきクレームが明白であるとしたPatent Trial and Appeal Board（以下、PTAB）の最終書面決定を覆した。 パネルは、先行技術が全てのクレーム制限を開示しているというPTABの認定も、成功の合理的な期待という認定も、実質的な証拠によって支持されていないとした。

MRSAなどのグラム陽性菌を不活化する特許では、光増感剤を使用せずに400～420nmの青色光を照射することと、 その結果、菌が不活化されることの両方が特許請求の範囲に記載されていました。文献は400-420nmの青色光を使用していますが、一方は光増感剤を使用しており、他方は不活化に成功していませんでした。

成功への合理的な期待について、連邦巡回控訴裁判所は、成功の絶対的な予測可能性は要求されず、合理的な期待のみが要求されることを再確認した。しかしながら、本件では、「先行技術が、発明者が成功したことを達成できなかったことを証明しているだけの場合、合理的な事実認定者は、同じ先行技術の教示に基づいて成功の期待を見出すことはできない」としている。 この判断において、連邦巡回控訴裁は、「光増感剤を使用せずに407-420nmの青色光を照射した後に細菌が不活性化されたという証拠が記録に全くないだけでなく、他の人が光増感剤を使用せずに、異なる光量や青色光の波長範囲で実験したにもかかわらず、クレームされているグラム陽性菌の一つであるMRSAを不活性化できなかったことを示す証拠もある」と指摘し、これは成功への合理的な期待の認定を弱めるものであるとした。 また、連邦巡回控訴裁判所は、PTABの他の所見は、問題となっている特許の「教示に対する後知恵的な信頼と相まって、純粋な推測」によってのみ裏付けられているとした。

この判例に基づき、特許権者は、先行技術の失敗の証拠が入手可能な場合には、自明性の反証のために提示することを検討すべきである。