「並行する」当事者間レビュー（IPR）の申立ては、Patent Trial and Appeal Board（PTAB）によって好ましくないとみなされます。 PTABの裁判実務ガイドでは、「同一の特許に対して同時に（例えば、特許権者による最初の予備応答の前に）提出された複数の申立ては、審査会と特許権者に実質的かつ不必要な負担を強いる可能性があり、公平性、タイミング、効率性の問題を引き起こす可能性がある」と指摘しています。したがって、PTABは、並行して請願書を提出する請願者に対して、裁量的な理由による請願書の却下を回避するために、その必要性を説明するステートメントを提出することを求めています。さて。 連邦巡回控訴裁判所が制裁もう一つの落とし穴は、他の申立てと同じクレームに重複して挑戦する並行申立てで、IPRが異なるスケジュールで進行した場合、禁反言の可能性があります。

合衆国法律集第35編第315条(e)(1)の禁反言規定は、申立人が「（当事者間レビューで最終的な書面による決定を受けた請求項）に関して、当該当事者間レビュー中に申立人が提起した、又は合理的に提起することができたいかなる理由によっても、国内官庁に対する手続を要求又は維持することはできない」と規定している。

Intuitive Surgical社は、同一特許に対して同日に複数のIPR申請を行いました。最初のIPRはGiordanoとWallaceの文献に依拠し（「Giordano/Wallace IPR」）、2番目のIPRはTimmとAndersonの文献に依拠し（「Timm/Anderson IPR」）、3番目のIPRはPriscoとCooperの文献に依拠しました（「Prisco/Cooper IPR」）。 そして、Prisco/Cooper IPRで争われたすべてのクレームは、他の2つのIPRでも争われていました。

Intuitive Surgical社にとって不幸だったのは、特許審判部（PTAB）が各IPRについて異なるペースで作業を進めたことで、Prisco/Cooper IPRのスケジュールが遅くなり、その結果、Prisco/Cooper IPRが決定される前にGiordano/Wallace IPRおよびTimm/Anderson IPRの最終決定書が発行されたことです。PTABは、他のIPRが決定された後、特許権者の要請により、35 U.S.C. § 315(e)(1)に基づき、Intuitive社をPrisco/Cooper IPRから排除しましたが、IPRの審理を行い、特許権者に有利な判決を下しました。

Intuitiveは控訴し、米連邦巡回控訴裁判所は、禁反言の認定を肯定し、Prisco/Cooper IPRの判決の是非については検討しなかった（同じ日に出された米連邦巡回控訴裁判所の別の判決では、Giordano/WallaceおよびTimm/Anderson IPRにおけるIntuitiveの敗訴が肯定された）。米連邦巡回控訴裁判所は、「申立てが同じ日に提出され、互いに数日以内に開始されたというだけで」禁反言の法文を無視することはできないと指摘した。また、連邦巡回控訴裁は、PTABに責任を負わせるのではなく、Intuitiveが「3つの手続きの統合を求めず」、「請求項のサブセットに応じて訴状を分割せず」、「同じタイムテーブルで最終書面による決定に進むことを求めなかった」ことを指摘し、「禁反言を回避するための法定ルート」を「利用しなかった」ことについてIntuitiveに非があるとした。 

連邦巡回控訴裁は、このアプローチが、「特許に対する濫用的な連続した異議申し立て」を阻止し、「特許異議申し立てのための民事訴訟に代わる、より迅速で費用のかからない方法」を提供するという315条(e)(1)の立法目的を促進するものであると考え、Intuitive社がGiordano/WallaceおよびTimm/AndersonのIPRで特許を無効にすることに2度失敗しており、「Prisco/CooperのIPRでリンゴをもう一口食べる権利はない」と指摘した。