連邦巡回控訴裁判所 連邦地裁の判決を覆すコンピュータ支援設計（CAD）特許のクレームが35 U.S.C. § 112(b)に基づき不明確であると判断したこと

この特許は、3次元の幾何学的形状を分析して表現するための既知のブール演算（「ワトソン法」）を改良したものだった。 この特許では、「改良型ワトソン法」は、従来の方法に比べて単純性と柔軟性があり、プログラムや実装が容易であると自慢していた。

このクレームは、「幾何学的オブジェクトの幾何学的ファセットを用いて即時的なブール演算を行う方法」を対象としており、「最後の交点を保持する最後の三角形ペアの隣接する三角形を検索する」、「修正されたワトソン法を用いて交線が通る各三角形を分割する」などのステップが記載されていた。

興味深いことに、米国特許商標庁（PTO）の審査官は、審査中にクレームの不明確さを指摘し、審査官の懸念に対応したクレームの修正を受け入れていました。 このような経緯を踏まえて、連邦地裁は問題を次のように捉えました。 「PTOが不明確な用語を明確にするための補正後に特許を発行したが、後に専門家が［当業者］POSITAがその用語を理解できないと意見した場合、裁判所はその用語が不明確であるかどうかをどのように判断するのか？このような場合、裁判所はどのようにして用語が不明確であるかどうかを判断するのでしょうか。「（特許請求者が提示した）各論に目を通し、（特許請求者が）答えのない質問を提起していないかどうかを確認するしかありません。また、連邦地裁は、特許の明細書を読めば質問に答えられるにもかかわらず、質問の答えは「特許請求の範囲に」見出されなければならないと考えていた。

パネルの過半数は、Newman判事が執筆しLourie判事が参加した意見の中で、連邦地裁が、特許異議申立人が特許クレームに関して「答えのない疑問」を提起できるかどうかという質問を設定したことに法的な誤りがあったとした。 連邦巡回控訴裁は、「クレームの文言だけでは、不明確さの問題を解決する適切な方法ではない」と指導した。 その代わりに、「特許クレームは、明細書、出願履歴、およびその他の関連証拠に照らして、当業者がクレームされた発明の範囲を合理的な確信を持って知ることができるように、見て理解される」。 この枠組みを用いて、連邦巡回控訴裁は、特許請求人が提起した疑問に対する答えを明細書の中に見出した。 また、連邦巡回控訴裁は、不明確さを克服するためのクレームの修正に関する審査履歴を連邦地裁が取り上げなかったことを批判し、「PTOの審査官の発言は、公的機関の行動として適切な敬意を払う権利がある。なぜなら、審査官は、関連する技術および特許性のための法定要件に精通しているとみなされるからである」と述べた。

Dyk判事は反対意見を述べた。Dyk判事は、連邦地裁が正しい法的分析を行ったと感じ、「特許審査官が不明確な表現を導入したという事実は、クレームを35 U.S.C. § 112の要件から免れるものではない」と述べた。